个人IP保护中的商标法问题

最近在为客户提供服务的过程中遇到两个商标方面的问题。在此集中记录一下。
第一个问题是客户注册的商标被他人以三年未使用为由申请了撤销,目前处于复审阶段。第二个问题是帮客户审核演艺经纪合同,其中有条款约定经纪公司有权将艺人的艺名或者本名注册为商标。
先说商标撤三问题。
根据《商标法》第49条第2款第1句的规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。但很多人可能不知道这个规定,商标代理机构也不会提示。
我见过很多人一时兴起注册大量商标,随后将其束之高阁,仿佛商标获得核准后就完成了一项任务。还有的人明明经营A类业务却在B类商品上注册商标。这些行为的宣示意义大于实际作用。商标核准注册只是IP保护的起点,而非终点。商标的注册要和主营业务发展相匹配,并根据实际情况,有规划地设计和圈定保护范围(不差钱的除外,虽然商标注册的官费不贵,但一直维护还是需要一些成本的)。
关于撤三,还有一个商标法没有规定但很重要的知识点,那就是连续三年不使用的情形不适用《商标法》第50条关于“注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准”的规定。根据国知局发布的《商标审查审理指南》,“他人在先相同或近似注册商标因连续三年不使用被撤销的,自撤销公告之日起,不适用《商标法》第五十条的规定”。理由是当注册商标被撤销、宣告无效或期满不再续展后,虽商标专用权消失,但因该商标在失效前(除连续三年不使用情形外)已投入使用并产生市场影响,为避免消费者对商品或服务来源产生混淆,需设置一年隔离期。而如果是因三年未使用,则不会出现这种情况。
虽然一年隔离期不适用,但有一个问题目前仍然很模糊,那就是三撤情况下,从什么时间起有关主体可以再次申请注册被撤销的商标。商标局官网上的一个问答显示,审理未结束前,申请人和被申请人都有权申请,且各方均无优先权。但从《商标审查审理指南》表述的文义来看,“自撤销公告之日起”不适用第50条的规定,其意思应该是公告前应当还是要适用一年隔离期的,而根据《商标法》第55条的规定,撤销注册商标的决定并非立即生效,如果有复审或诉讼,应当要等复审或者诉讼有结果后,撤销决定才能生效并公告。因此,在公告之前,商标实际还未被撤销,这个时候允许提出新的申请似乎不妥。但既然商标局就是这么规定,为了尽可能保住商标,我还是建议一收到撤销决定立即提一个新的注册。
再说说把艺人姓名或者艺名注册为商标的问题。
实务中那些强势的经纪公司习惯在经纪合同中约定其有权对艺人的人身元素进行商业开发和利用,其中就包括注册商标。
虽然《商标法》第32条规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,而在先权利包括姓名和艺名,但是如果商标注册经过姓名权人的许可,则不受限制。因此,在经纪合同中艺人预先同意经纪公司将自己的人身元素(例如肖像、姓名、艺名)注册为商标时需要慎重,因为这可能会影响自身的利益。这种影响是长期的,比如解约之后商标还在经纪公司手上就可能会引发一系列纠纷。笔者曾经接触过手握艺人姓名商标的经纪公司以不正当竞争为由起诉解约艺人的案件。



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